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論專利功能性技術特征

 來源: 日期:2022/6/3 10:11:15 人氣:39 

論專利功能性技術特征

作者:王延軍

摘要:所屬技術領域技術人員對于用功能或效果來表述的技術特征,結合說明書及附圖均無法獲知采用的技術手段,這樣的技術特征應當認定為功能性技術特征。專利授權確權和專利侵權訴訟中,所屬技術領域技術人員和技術等同的引入,讓專利制度中看似相互獨立的兩種法律程序之間有了交集,程序之間的碰撞產生了火花,成為近些年來專利界討論的熱門話題。本文從功能性技術特征的法律規制,功能性技術特征與專利審查、等同原則之間的關系,結合筆者代理的專利訴訟案例闡述功能性技術特征的解釋規則,從案件代理實務角度闡述涉功能性技術特征的專利撰寫和專利訴訟案件以給專利從業者以一定的啟示。

 

關鍵詞:功能性技術特征  權利要求 專利審查  等同原則

 

所屬技術領域技術人員對于用功能或效果來表述的技術特征,結合說明書及附圖均無法獲知采用的技術手段,這樣的技術特征應當認定為功能性技術特征。專利授權確權和專利侵權訴訟中,所屬技術領域技術人員和技術等同的引入,讓專利制度中看似相互獨立的兩種法律程序之間有了交集,也顯現出基于不同立法目的的兩種法律程序之間存在的固有差異,法院與國家知識產權局聯合審理專利案件,讓

社會公眾對兩種專利法律程序異同有充分的認識,整體認識和把握專利技術特征的撰寫和判斷。

一、功能性技術特征的法理基礎

隨著科技水平的提升,為解決同一技術問題采用的技術手段越來越多,權利人亦不可能窮盡列舉實現該功能的一切實施方式,為避免僅寫入部分實施方式而致保護范圍縮小,用功能或效果描述技術特征的專利權利要求撰寫方式逐漸顯現出來,以換取更大的專利保護范圍。

由于科技發展水平的原因,“功能性特征”的概念起源于美國,當然對“功能性特征”的認識和理解在美國也經歷了漫長的過程,現在美國的法院與美國專利商標局的認識和理解已經趨于統一,目的也是為了平衡專利權人一定時期內以公開換取保護的合法壟斷權益與公眾利益。

現行《美國專利法》第112條(f)款“6、一項組合權利要求的要素可以被描述為一個能夠發揮特定功能的裝置或者步驟,而并不需要記載其結構、材料或者動作來支持對要素的描述,這種權利要求的范圍應當被解釋為覆蓋說明書中所記載的相應結構、材料或者動作及其等同內容?!痹摲l對某種功能性權利要求做了規定,允許“一項組合權利要求當中的要素”,可以是手段加功能的方式來撰寫,同時明確了將純功能性的技術特征作為唯一手段的權利要求撰寫方式不能被允許的,同時強制要求在解釋權利要求中手段加功能要素的時候,必須參考書面描述的內容,專利中的書面描述部分必須公開與權利要求中記載的手段“相應的結構”(或者相應的材料或者動作),不能滿足這個要求的專利權利要求就無法滿足第112條(b)款關于清楚的要求。相應的在《美國專利審查程序手冊》規定了:權利要求中采用功能性機構或步驟來限定技術特征是允許的,審查員應當結合說明書及附圖限定的功能性描述解釋功能性機構或者步驟的具體含義。如果說明書以及附圖中沒有限定,則應當判斷功能性機構或步驟的范圍。

相較于現行的《美國專利法》,我國的《專利法》對于功能性技術特征具體如何審查認定沒有詳細規定,總體原則是不排斥,也不鼓勵功能性限定撰寫技術特征,侵權案件中限制功能性技術特征擴大范圍解釋。

二、明確功能性技術特征權利要求的保護范圍

(一)功能性技術特征的解釋原則

以實現相對獨立技術功能為標準劃分技術特征,功能性技術特征本質上還是技術特征,亦要遵從此標準,但是理論上功能性技術特征涵蓋了所有具備該功能的技術方案,這導致了公眾對于此類權利要求的范圍或邊界很難厘清,司法實踐確立了功能性技術特征解釋規則為實施例加等同物,同時又規定了功能性技術特征解釋的例外情形,以避免規則濫用,2019年最高人民法院知識產權庭敲響的"第一槌""刮水器連接器"發明專利侵權糾紛案就是一起典型的功能性技術特征解釋的例外。

2019年3月筆者代理的胡發哲訴寧波市江北帥霸晾衣機經營部侵害一種晾衣架的晾衣桿固定結構實用新型專利權(專利號:201621238654.9)糾紛案,說明書附圖如下:

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從一審判決書和二審判決書的內容來看,顯然就“加強固定作用的卡部”、“加強定位條槽”是否應認定為功能性技術特征上出現了分歧。二審法院認為,引入本領域技術人員確定了卡部、卡槽和卡縫之間的配合關系是,插接片末端設置的起加強固定作用的卡部套入插縫底部設置的卡槽,通過卡部、卡槽套入的方式實現固定件和晾衣桿的限位固定。權利要求及說明書未對"卡槽"具體結構作限定,不能依據附圖示例來限定"卡槽";從說明書及附圖可知卡部的設置位置、卡部套入插縫的裝配方式、卡部與卡槽之間的對接關系,"起加強固定作用的卡部"為功能性技術特征不成立……。                                              

通過上述案例可知,功能性技術特征雖有認定標準,但在涉及到具體的技術方案時對功能性技術特征的認定還是存在很大分歧,原因在于功能性技術特征的認定需要區分技術領域、現有技術狀況、專利發明創造與現有技術之間的區別,特別是所屬技術領域技術人員依法作出的認識和判斷,具有很強的主觀性,對功能性技術特征的認定影響最大。

(二)所屬技術領域技術人員對功能性技術特征認定產生的影響

如果將功能性技術特征作為區別于現有技術的區別技術特征,將涵蓋所有能實現該功能或效果技術描述的技術方案,表面上看專利權人似乎占盡了最大便宜,獲得了權利要求最大的保護范圍,給其發明創造的改進預留了無盡的想象空間,實際上可能造成所屬技術領域的技術人員無法確定權利要求的保護范圍或邊界,如果說明書又公開不充分甚至可能造成權利要求保護的技術方案無法實現。

如果將上述專利權人胡發哲專利的插接部、插縫、加強定位頭和卡槽的位置關系和連接關系不加以明確,現有技術僅公開了插接部、插縫、卡部通過插縫套入卡槽、螺絲穿透插縫壓緊晾衣桿,本領域技術人員根據現有技術中的卡部通過插縫套入卡槽,螺絲穿透插縫壓緊晾衣桿,結合知曉的晾衣架領域通常的具體構造和安裝知識,僅閱讀包括“加強定位頭”、“加強固定作用的卡部”、“加強定位條槽”等部件在內的權利要求,無法準確界定專利發明創造所要解決的如何更好地固定晾衣桿并防止衣物、被子劃破的技術問題。這樣的專利權利要求就為后續請求人提起專利無效宣告,專利侵權訴訟中以功能性技術特征判斷標準確定專利保護范圍認定侵權與否埋下隱患。

專利授權確權審查和專利侵權訴訟中,專利審查員、法院法官、當事人等現實中的人,以所屬技術領域技術人員角度去判斷和認定涉案專利的功能性技術特征時,囿于專利檢索范圍、檢索手段或方法、個人檢索能力等諸多因素的影響,往往對專利技術方案理解和專利技術特征劃分上會出現偏差,進而影響功能性技術特征的認定。

《LEAHY-SMITH美國發明法案》第103條(a)款規定中的“Person Having ordinary Skill In The Art ”(PHOSTA),即本領域普通技術人員,與我國規定相似,但是美國的法官或陪審團在對本領域普通技術人員的水平進行調查時會考慮下面幾類證據中的部分或全部:1、發明人的受教育程度;2、本領域內典型技術人員的受教育程度(例如PHOSITA是否具有高中水平、大學本科學位,或者例如碩士或博士學位);3、該項技術中遇到的問題的類型以及以前解決這些問題的方案;4、該項技術中心新的創新出現得有多快;5、該項技術的復雜程度(一項發明創造是一種魚餌還是一種克隆基因的方法)。相反,我國專利法上引入本領域技術人員判斷時,要求盡可能不用學歷、文化程度、職稱等來對本領域技術人員加持光環,但亦允許有限的舉證證明本領域技術人員定義項下的有關內容,力求在認定現有技術界定、技術特征劃分、功能性技術特征等方面客觀公正,減少主觀因素影響。

我國現行法律框架下的功能性技術特征定義和認定適用于所有可申請專利的技術領域,各技術領域都有其自身的特殊性,不同技術領域的現有技術和所屬技術領域普通技術知識在認定某技術特征是否屬于功能性技術特征方面還是具有很重要的參考價值的,因此,筆者認為,當事人在功能性技術特征認定的舉證上不妨可以參考美國專利法上的一些做法,盡可能舉證證明現有技術的狀況,特別是具有高學歷或某領域專家發明創造的現有技術,說明涉案專利與諸多現有技術解決技術問題手段上存在的差別,以使審查員、法官和相關人員從所屬技術領域技術人員角度更加客觀的認定是否屬于功能性技術特征,減少主觀因素影響。

三、功能性技術特征在專利審查與專利侵權訴訟中的立法規制

(一)專利授權確權過程中對功能性技術特征的審查

專利授權確權繁雜,大致分為國家知識產權局專利授權審查程序和受案法院專利行政確權程序。如何審查功能性技術特征作為必要技術特征寫入獨立權利要求,最高人民法院審理的專利號為02803734.0發明專利無效宣告案的(2014)行提字第11-14號案件給出了明確答案,就是以《專利法》第26條第4款為審查依據,最高人民法院的專利授權確權司法解釋(一)就功能性技術特征概括是否合理,相對應的說明書公開是否充分的法律適用問題作了規定,至此涉功能性技術特征在專利授權確權程序中的法律適用與《專利審查指南》得以很好地銜接,亦與之前已經頒布的專利侵權應用兩個司法解釋的表述保持一致。

筆者代理的第33822號無效宣告決定案件,請求人認為本專利權利要求1中記載的“旋轉刀架”屬功能性限定,說明書中沒有對其“旋轉”功能進行說明和披露,沒有公開旋轉刀架的具體結構、形狀和實施方式,得不到說明書支持。合議組認為,本領域技術人員根據說明記載,結合其掌握的普通技術知識很容易想到在本專利說明書中記載

的旋轉刀架之外的現有技術中實現旋轉刀架功能的其他具體結構,例如可以采用液壓驅動方式或者氣動方式實現刀架的旋轉,因此權利要求1中對于旋轉刀架的概括是適當的,能夠等到說明書支持。

就第33822號無效宣告決定案件,筆者還需要指出的是該案中專利只給出了一個實施例,用伺服電機驅動刀架旋轉,但是所屬技術領域技術人員根據其了解的機械領域用油缸或者氣缸亦可驅動刀架旋 轉,結合專利說明書及附圖,完全能明了刀架旋轉功能還可以通過其他替代方式完成,則所述功能性特征的使用可以使權利要求得到說明支持,并且該案中的專利對旋轉刀架以刀架運動方式部分限定了刀架的部分結構和位置,結合目前的司法實踐亦不屬于功能性技術特征。當然如果請求人認為,專利中的旋轉刀架的部分結構和位置限定包含了一種或多種不能解決專利權人宣稱所要解決技術問題的技術方案,專利權人未能舉證或作出說明推翻合理懷疑的,則采用所述功能性特征的權利要求得不到說明支持。

(二)專利侵權訴訟中,要注意涉功能性技術特征的等同方式與專利侵權判斷的結構特征等同原則相區分

根據最高人民法院兩個專利侵權應用司法解釋的規定,一旦被認定為功能性技術特征,權利要求的保護范圍就限定為實施例加等同方式,將實施例中體現功能或效果不可缺少的結構、步驟看作一個整體,至于如何去判斷和概括不可缺少的結構、步驟,筆者認為可以套用《專利審查指南》的規定,將該功能性技術特征實現的功能、效果作為所要解決的技術問題去考慮,分析解決該技術問題必須要具備的結構、步驟等特征,與獨立權利要求應當記載必要技術特征判斷相類似。

最高人民法院專利案件三個司法解釋分別規定了等同特征的定義,功能性技術特征的保護范圍,等同原則在專利侵權判斷中的具體應用,功能性技術特征的概念和功能性技術特征認定等同侵權判斷方式,特別是等同特征的概念法律條文與功能性技術特征認定等同侵權的內容極其相似,如何理解功能性技術特征等同方式與結構特征等同原則的關系,在具體的專利侵權訴訟案件中準確適用“等同”判斷專利侵權顯得尤為重要。

專利侵權訴訟案件中,以侵權行為發生時為時間節點比對被控侵權技術方案,與專利審查中以申請日提出專利申請的發明創造為比對對象不同,由于比對時間節點的不同,所屬技術領域技術人員的技術水平均與專利審查有所不同,如果以專利申請日后的技術進步而進行簡單替換而規避侵權,對專利人極不公平,也必將挫傷發明人研發積極性,用結構特征等同原則認定侵權,以利于專利權人的付出與社會公眾技術應用專利技術或再技術創新的利益平衡,而功能性技術特征通過功能、效果來構建技術方案,相較于結構特征構建的技術方案,功能性技術特征的專利權人的付出相對較少,專利權人通過功能、效果界定保護范圍,很容將專利保護范圍擴大解釋而涵蓋至申請日后他人的技術再創新,為避免專利保護范圍擴大解釋和界定功能性技術特征濫用,在涉功能性技術特征的專利審查授權確權和專利侵權認定上都作了嚴格的立法規制,要求被控侵權技術方案中相對應的技術特征與通過閱讀說明書及附圖篩選概括出的不可缺少的技術特征相比較,技術手段可以基本相同,但是功能和效果上要求必須完全相同,與結構特征中的功能基本相同、效果基本相同相比較,功能性技術特征等同方式的適用條件上更加嚴格。

四、涉功能性技術特征的專利案件代理實務

   (一)從專利申請源頭上盡量避免功能性技術特征

根據《專利審查指南》和現有的專利審查制度背景下,筆者認為,在專利申請案件代理中,專利律師或者專利代理師要注意的是:首先,思考發明人對所要解決技術問題的發明構思和技術交底材料內容,是否有寫成功能性技術特征的必要,如果在專利申請文件撰寫時經常習慣性的用功能性描述用語撰寫技術特征的,要改變撰寫習慣,以免無意識的將某一技術特征撰寫為功能性技術特征;其次,還是要按照《專利審查指南》的規定對展開現有技術檢索,在專利申請文件撰寫過程中可以具體適用,如無法用上位概念概括或者必須要用功能性技術用語才能描述清楚某一技術特征的,要注意說明書中是否有足夠多的實施例支持,以利于確定專利保護范圍;最后,根據現行法律對功能性技術特征的判定方式,在對某一或者某些技術特征用功能性技術用語描述的時候,還要將該技術特征的連接關系、位置關系或者運動關系等不僅要在說明書中予以闡釋清楚,必要的時候還要在權利要求中有所體現,避免出現因缺必特、不支持等原因被宣告專利無效或者因捐獻原則規避侵權。

    (二)涉功能性技術特征專利案件侵權代理律師實務

     就律師如何代理專利侵權案件,筆者根據自身代理專利案件的經驗,總結了涉功能性技術特征專利案件侵權代理的具體操作規程,具體操作規程如下:

1、圍繞涉案專利所要解決的技術問題對專利技術方案進行分析研究以確定保護范圍。

 2、劃分權利要求的技術特征,同時注意有功能或效果描述的技術特征。

3、結合說明書及附圖理解劃分的各技術特征在整個技術方案中起到的功能和作用,該步驟也是在驗證步驟2的技術特征劃分準確與否,有無必要修正已劃分的技術特征。

4、對于經過步驟3驗證后劃分的技術特征,是否能得到說明書支持,說明書對某一或者某些技術特征有無作特別說明,同時思考是否存在引入“說明書實施例+等同物”的功能性技術特征認定的情形。

5、如果在步驟4中發現說明書存在一些缺陷,比如權利要求用功能性描述某一技術特征,說明書的實施例只有一個,如果用說明書的內容解釋比較牽強,就要充分借助“所屬技術領域技術人員”這一角色,檢索現有技術文獻解釋某一或者某些特征是否屬于功能性技術特征,為在專利侵權案件審理過程中,被控侵權人請求專利無效宣告作事先準備。

6、思考屬于發明點的技術特征之間是否存在關聯,以再次驗證經步驟3的技術特征劃分是否存在問題,有無必要修正。

7、確定被控侵權技術方案后,作為案件代理人要以本領域技術人員角度根據涉案專利說明書及附圖確定各技術特征在技術方案中所起的作用,切忌先入為主將其直接與涉案專利權利要求進行比對得出侵權結論。

五、結  尾

  功能性技術特征在不同技術領域、不同專利技術方案中會有仁者見仁智者見智的理解,在專利審查和專利侵權訴訟中,對功能性技術特征認定又凸顯出差異,現行法律法規雖已作出原則性規定,但由于專利案件專業性強,不能苛求專利案件審查、審判人員都能準確認定和排除功能性技術特征。通過實際代理的專利案例分析,引導專利從業者如何認識和把握功能性技術特征認定在不同法律程序中的差異,做好專利案件中功能性技術特征審查、認定的舉證質證,以規范和完善專利制度中的功能性技術特征認定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參考書目

1、《最高人民法院 司法觀點集成第三版(知識產權卷)》 人民法院出版社2018年6月版

2、《專利審查指南》(2010版)  中國國家知識產權局編  知識產權出版社2010年1月版

3、北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)理解與適用》 北京市高級人民法院知識產權審判庭編 主編吉羅洪 副主編楊柏勇、焦彥  知識產權出版社2020年6月版

4、《最高人民法院知識產權審判案例指導(第十一輯)》 最高人民法院知識產權審判庭編 主編陶凱元  2019年9月版

5、《專利法原理與案例(第二版)》崔國斌著  北京大學出版社2016年2月第2版

6、《以案說法—專利復審、無效典型案例指引》國家知識產權局專利復審委員會 編 知識產權出版社2018年9月版

7、《專利行政訴訟案件 法律重述與評論》 任曉蘭著 知識產權出版社2016年7月版

8、《專利法(第3版)》 [美]J.M.穆勒著  沈超 李華 吳曉輝 齊楊 路勇 譯 知識產權出版社 2013年8月第1版  2018年1月第2次印刷

9、胡發哲訴寧波市江北帥霸晾衣機經營部案(2019)浙02知民初28號一審判決書、(2020)最高法知民終518號二審判決書

 


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