浙江省高級人民法院民事審判第三庭

關于商標侵權抗辯事由審查綜述

 

浙法民三【2011】5號

 

為正確審理商標侵權糾紛案件，準確認定商標侵權行為，根據商標法以及最高人民法院相關司法解釋的規定，在各級法院的協助下，我庭完成了2011年全省法院重點調研課題——《關于商標侵權抗辯事由的調研》?，F根據調研情況，對商標侵權抗辯事由審查中的相關問題綜述如下：

 一、關于正當使用抗辯

 1.商標的正當使用，是指對于注冊商標中含有的本商品(服務，下同)的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量及其他特點，或者含有地名等詞匯的，注冊商標專用權人無權禁止他人以不致引起相關公眾混淆、誤認的合理方式善意使用。

 被告主張的正當使用抗辯成立的，不能認定其行為構成商標侵權。

2.審查正當使用抗辯是否成立，應從被告的使用意圖、使用方式和使用效果等方面，結合注冊商標的顯著性和知名度進行全面審查，必要時還應考察注冊商標以及被告使用標識的歷史因素。

3.被告主張的正當使用抗辯成立，應當具備以下條件：

 (1)被告的使用是善意的，即被告是出于對其商品的性狀、特點進行真實、必要的描述或說明，而不是作為區分商品或服務來源的商標使用；

 (2)被告的使用是合理的，符合一般的商業習慣，如其未將他人商標置于顯著位置、未突出使用，亦未采用與他人商標特有的字體、圖形或行文布局等進行使用，同時準確標注了自身的商標、企業名稱等信息；

 (3)被告的使用行為不會使相關公眾對商品的來源產生混淆誤認。

4.被告在企業名稱、店鋪名稱或者店招中以單獨或者突出標注的形式使用他人注冊商標的，一般不屬于正當使用。

5.在判斷被訴標識的使用是否屬于正當使用他人注冊商標中含有的本商品的通用名稱時，對通用名稱的認定應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱或商品簡稱。

 依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，或相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定為通用名稱。被專業工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

6.約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場較為固定的商品，在該相關市場內通用的稱謂，可以認定為通用名稱。

7.審查判斷被訴標識是否屬于通用名稱，應以被訴侵權行為發生時的事實狀態為準。

8.對地名商標中所包含地名的正當使用，應限于被告對其所提供的商品或服務內容來源地域的真實描述。

9.被告依法規范使用他人注冊商標中含有地理標志產品名稱或專用標志的，應認定構成正當使用。

二、關于權利沖突抗辯

10.被告以對被訴侵權標識享有注冊商標權為由進行不侵權抗辯，人民法院查證屬實的，應當根據民事訴訟法第一百一十一條第(三)項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但被告以超出該注冊商標核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等非規范方式使用該注冊商標的，人民法院應根據商標侵權判定規則，認定是否構成對原告注冊商標權的侵犯。

11.被告僅以被訴侵權標識系處于注冊程序中的商標為由進行不侵權抗辯的，不予支持。

12.被告使用的注冊商標依據商標法第四十一條被撤銷后，其以被訴侵權行為發生時對該標識享有商標權為由進行不侵權抗辯的，不予支持。

13.被告使用的注冊商標依據商標法第四十四條、第四十五條被撤銷的，其以被訴侵權行為發生時對該標識享有商標權為由進行不侵權抗辯的，應予支持。

14.被告企業名稱登記時間先于原告商標核準注冊時間，并規范使用該企業名稱全稱，或者依照行業慣例或基于歷史因素簡化使用該企業名稱的，應認定被告的抗辯成立。但被告的簡化使用行為足以導致相關消費者混淆誤認的，可以在認定不構成侵權的基礎上，要求其規范使用企業名稱。

15.被告企業名稱登記時間晚于原告商標核準注冊時間，且被告登記、使用企業名稱本身具有不正當性，如被告系與原告具有特定身份關系的代理人、代表人，或者系將他人具有一定知名度的商標登記為字號并突出使用的，被告以合法取得企業名稱權為由進行不侵權抗辯的，不予支持。

16.原告商標核準注冊時間雖先于被告企業名稱登記時間，但在被告登記企業名稱時，原告注冊商標的知名度較小，被告取得和行使企業名稱權的行為在主觀上并無攀附原告商標商譽的故意，在客觀上規范使用企業名稱的行為也不會導致相關消費者混淆誤認的，被告以合法取得和行使企業名稱權為由進行不侵權抗辯的，應予支持。但被告突出使用字號，并造成相關消費者混淆誤認的，應認定構成商標侵權。

17.被告以其使用的被訴侵權標識是在境外登記注冊的企業名稱為由進行不侵權抗辯，即便其取得程序符合境外的法律規定，仍應依照我國法律認定其使用行為是否構成侵權或者不正當競爭。

18.原告取得和使用涉案注冊商標的行為構成對被告在先著作權或外觀設計專利權的侵害，被告在商標侵權訴訟中以在先著作權或外觀設計專利權為由進行抗辯的，應予支持。

19.原告以不正當手段搶注被告在先合法使用并已具有一定知名度的未注冊商標，被告在商標侵權訴訟中以在先使用未注冊商標進行抗辯的，應予支持。

 對于具有特定身份關系的代理人、代表人的搶注行為，即使被告在先使用的未注冊商標不具有一定知名度，其在先使用抗辯也應予支持。

三、關于銷售者的合法來源抗辯

20.銷售者主張的合法來源抗辯成立，應當具備以下要件：

 (1)被訴商品是侵犯他人注冊商標專用權的侵權商品；

 (2)主觀上不知道被訴商品是侵權商品；

 (3)被訴商品是合法取得的。

21.銷售者在取得被訴商品時盡到了合理注意義務的，可認定其不知道被訴商品是侵權商品。

 銷售者是否盡到了注意義務，可根據商品的進貨渠道、進貨價格、商標知名程度、銷售者經營規模和專業化程度等因素綜合認定。

22.有下列情形之一的，不能認定銷售者對被訴商品已盡到了合理注意義務：

 (1)被訴商品存在未標明生產者、包裝粗制濫造等明顯瑕疵的；

 (2)銷售者收到商標權人的侵權警告函后仍繼續銷售被訴商品的；

 (3)銷售者因曾銷售相同商品被人民法院生效判決確認侵權或被行政執法管理部門處罰的；

 (4)銷售者未履行法律法規規定的對被訴商品的審查義務的；

 (5)其他能證明銷售者知道或應當知道被訴商品是侵權商品的情形。

23.銷售者提供的證明被訴商品具有合法來源的各類證據，只要能形成足以證明被訴商品具有合法來源的證據鏈即可，而無需要求銷售者窮盡所有的證據。

 銷售者僅提供供貨單位證明、供貨單位經辦人證言等證據的，不宜直接認定被訴商品具有合法來源。

24.銷售者主張的合法來源抗辯不能成立的，應僅就其銷售行為給商標權人造成的損失承擔相應的侵權責任，而不能推定其為生產者并承擔生產者應承擔的侵權責任，但有證據證明銷售者與生產者構成共同侵權的除外。

25.銷售者主張合法來源抗辯的，原則上應當由銷售者主動向人民法院提出并提供證據加以證明。但根據查明事實，被訴商品確有合法來源，而銷售者經人民法院釋明后仍未明確主張合法來源抗辯的，人民法院也可主動適用。

 

                                       

                                        二○一一年十一月二十五日

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